根據(jù)《專利法》規(guī)定，在專利無(wú)效宣告程序中，專利權(quán)人可以對(duì)權(quán)利要求書(shū)修改，但是發(fā)明和實(shí)用新型專利的修改不能超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，對(duì)外觀專利的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。      
      現(xiàn)行《專利審查指南》（自2010年2月1日起施行），以及2017年4月1日起施行的審查指南修改，對(duì)于如何修改專利文件給出了具體指導(dǎo)： 
一、發(fā)明或者實(shí)用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書(shū)，其原則是：
（1）不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱。
（2）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原權(quán)利的保護(hù)范圍。
（3）不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍。
（4）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書(shū)中的技術(shù)特征。
二、在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書(shū)的具體方式一般限于：
（1）權(quán)利要求的刪除、
（2）技術(shù)方案的刪除、
（3）權(quán)利要求的進(jìn)一步限定：是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍
（4）明顯錯(cuò)誤的修正。
 
實(shí)務(wù)中應(yīng)該如何應(yīng)用上述原則？
一、關(guān)于“明顯錯(cuò)誤的修正”
      從歷史的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，對(duì)于在無(wú)效宣告程序中修正明顯錯(cuò)誤的修改方式，專利復(fù)審委員會(huì)歷來(lái)持有比較開(kāi)放的態(tài)度。為了避免對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出足夠貢獻(xiàn)的授權(quán)專利因存在撰寫瑕疵而被宣告無(wú)效，專利復(fù)審委員通常也不會(huì)禁止這種針對(duì)明顯錯(cuò)誤的修改方式。
      例如，針對(duì)專利號(hào)200420090432.8的授權(quán)專利，專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求階段以筆誤為由將權(quán)利要求4中的“移動(dòng)桿（421）”修改為“牽引桿（421）”。
      在該案的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定中，合議組認(rèn)為，根據(jù)本專利的說(shuō)明書(shū)及說(shuō)明書(shū)附圖，可以明確看出附圖標(biāo)記“421”處的部件為牽引桿，也就是說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠直接、毫無(wú)異議地確定原權(quán)利要求4中的“移動(dòng)桿（421）”應(yīng)為明顯筆誤，其應(yīng)當(dāng)為“牽引桿（421）”，因此，合議組接受了專利權(quán)人的修改。
      又如，針對(duì)專利號(hào)02220541.1的授權(quán)專利，專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求階段將無(wú)效階段對(duì)原權(quán)利要求3進(jìn)行修改時(shí)刪除了原權(quán)利要求3中的“且與下座板鉸鏈”這一特征。
      在該案的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定[4]中，合議組認(rèn)為，被刪除的特征“且與下座板鉸鏈”本身在原權(quán)利要求1和3中屬于重復(fù)限定，這一特征的刪除并未使得修改后的權(quán)利要求擴(kuò)大原權(quán)利要求的保護(hù)范圍，也未超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，而且還有助于使修改后的權(quán)利要求更清楚簡(jiǎn)明，因此，合議組接受了專利權(quán)人的修改。
 
二、關(guān)于“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定” 
      相對(duì)于修改前的審查指南，對(duì)于無(wú)效宣告程序中明確允許的權(quán)利要求書(shū)的修改方式，修改后的審查指南將“權(quán)利要求的合并”替換成了“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”。審查指南的這一處修改，使得專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中擁有了更多的方式對(duì)權(quán)利要求書(shū)進(jìn)行修改。
      舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)存在這樣一個(gè)授權(quán)專利，其權(quán)1包含有ABC四個(gè)技術(shù)特征，其權(quán)2包含有DE兩個(gè)技術(shù)特征，其權(quán)3包含有FG兩個(gè)技術(shù)特征。
      在審查指南修改之前，無(wú)效宣告程序中明確允許的修改方式，可以是將權(quán)2中的DE整體地合并到權(quán)1，也可以是將權(quán)3中的FG整體地合并到權(quán)1，還可以是將權(quán)2中的DE和權(quán)3中的FG都合并到權(quán)1。但是無(wú)效宣告程序中明確允許的修改方式，并不包括將D合并到權(quán)1而E沒(méi)有合并到權(quán)1，也不包括將F合并到權(quán)1而G沒(méi)有合并到權(quán)1。在審查指南修改之前，若專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中做出了上述不屬于明確允許的修改方式，合議組可以拒絕接受。
      在審查指南修改之后，無(wú)效宣告程序中明確允許的修改方式，包括將D合并到權(quán)1而E沒(méi)有合并到權(quán)1，也包括將F合并到權(quán)1而G沒(méi)有合并到權(quán)1，實(shí)際上，專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中可以將DEFG這四個(gè)技術(shù)特征中的任意一個(gè)或多個(gè)合并到權(quán)1。
      需要說(shuō)明的是，雖然修改后的審查指南將權(quán)利要求的進(jìn)一步限定納入了無(wú)效宣告程序中允許的修改方式，但筆者認(rèn)為，在無(wú)效宣告程序中，專利權(quán)人以權(quán)利要求進(jìn)一步限定的方式做出的修改是否應(yīng)當(dāng)被接受，還要考慮其他因素。
      一方面，在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求的部分技術(shù)特征，以此所形成的技術(shù)方案并不必然記載在本專利原始公開(kāi)的說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)中，也即，這種修改有可能是超范圍的修改，不滿足專利法第33條的規(guī)定。
      另一方面，在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求的部分技術(shù)特征，以此所形成的技術(shù)方案有可能保護(hù)范圍不清楚，也有可能得不到說(shuō)明書(shū)支持，也即，這種修改有可能不滿足專利法第26條第4款的規(guī)定。
      再一方面，在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利和要求的部分技術(shù)特征，以此形成的保護(hù)范圍并不必然比原權(quán)利要求的保護(hù)范圍更小，也就是說(shuō)，這種修改有可能擴(kuò)大了原權(quán)利要求的保護(hù)范圍，不滿足專利法實(shí)施細(xì)則第69條的規(guī)定。
      正是如此，修改后的審查指南提及到權(quán)利要求的進(jìn)一步限定時(shí)，還特別限制了，在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求的技術(shù)特征，要用以縮小保護(hù)范圍。有此可見(jiàn)，專利法第33條、專利法第26條第4款和專利法實(shí)施細(xì)則第69條都應(yīng)當(dāng)作為這種修改是否能夠被接受的考慮因素。
      此外，相對(duì)于權(quán)利要求的合并來(lái)說(shuō)，權(quán)利要求的進(jìn)一步限定這種修改方式，能夠使得專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中修改的權(quán)利要求相對(duì)于原權(quán)利要求出現(xiàn)更復(fù)雜的變化。
      對(duì)于專利權(quán)人做出的復(fù)雜修改，按照修改后審查指南的規(guī)定，請(qǐng)求人可以進(jìn)一步補(bǔ)充更多的證據(jù)和無(wú)效理由。可以預(yù)見(jiàn)的是，今后專利無(wú)效的案情將會(huì)更為復(fù)雜。
 
三、關(guān)于其他可能的修改方式 
      審查指南沒(méi)有明確允許在無(wú)效宣告程序中以說(shuō)明書(shū)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求做進(jìn)一步的限定。
      從歷史的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在無(wú)效宣告程序中以說(shuō)明書(shū)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求做進(jìn)一步限定的修改方式，曾多次被最高法院和專利復(fù)審委員會(huì)接受過(guò)。
      例如，針對(duì)專利號(hào)03150996.7的授權(quán)專利，在授權(quán)文本的權(quán)利要求1中記載了，“一種復(fù)方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物”。專利權(quán)人在無(wú)效宣告請(qǐng)求階段按照說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容將權(quán)利要求1中的 “1∶10－30”修改成了“1∶30”。
      在該案的最高法院行政裁決書(shū)中，最高法院認(rèn)為，一方面，1∶30這一具體比值在原說(shuō)明書(shū)中有明確記載，因此，將權(quán)利要求修改為1∶30既未超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，更未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，另一方面，本專利權(quán)利要求僅有比例這一個(gè)變量，此種修改使本專利保護(hù)范圍更加明確，不會(huì)造成保護(hù)范圍模糊不清等不利后果，再一方面，此種修改既不會(huì)使專利權(quán)人通過(guò)事后修改的方式把說(shuō)明書(shū)中無(wú)法體現(xiàn)的技術(shù)方案納入到本專利的權(quán)利要求中，也不會(huì)損害專利保護(hù)范圍的穩(wěn)定性，又再一方面，如果僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，就會(huì)使得在本案中對(duì)修改的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P，缺乏合理性，況且，《審查指南》除了“一般限于”的修改方式，并未絕對(duì)排除其他修改方式。基于以上幾個(gè)方面，最高法院接受了此種基于說(shuō)明書(shū)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求進(jìn)一步限定的修改。
      又如，針對(duì)專利號(hào)03139760.3的授權(quán)專利，在授權(quán)文本的權(quán)利要求1中記載了，“一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑，其特征在于，該化合物的結(jié)構(gòu)通式如下所示：通式I（略）”，通式I表示馬庫(kù)什化合物。
      專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中按照說(shuō)明書(shū)的記載將權(quán)利要求1中的馬庫(kù)什化合物修改成了一種具體化合物，即N-(2-氨基-4-氟苯基)-4[N-(3-吡啶丙烯酰基)氨甲基] 苯甲酰胺。
      在該案的無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定中，合議組認(rèn)為，一方面，專利權(quán)人修改的具體化合物，其制備、確認(rèn)以及用途和使用效果在說(shuō)明書(shū)中已經(jīng)清楚、完整地予以公開(kāi)，且是本專利唯一既給出了制備方法又確認(rèn)了活性效果的具體化合物，可見(jiàn)，該具體化合物不僅在本專利說(shuō)明書(shū)中有明確記載，而且是本專利的發(fā)明核心所在，并在原權(quán)利要求的保護(hù)范圍之內(nèi)，因此，允許上述修改不會(huì)帶來(lái)公示性方面的問(wèn)題，這并不違背專利審查指南對(duì)修改方式進(jìn)行限制的初衷，另一方面，對(duì)無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式，審查指南雖然強(qiáng)調(diào)了“一般限于”的修改方式，但并未排除存在其他修改方式的可能性，再一方面，如果允許此種修改，則能夠更充分體現(xiàn)專利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，并有助于專利確權(quán)程序在評(píng)判專利的技術(shù)貢獻(xiàn)時(shí)聚焦發(fā)明實(shí)質(zhì)。基于以上幾個(gè)方面，合議組接受了此種基于說(shuō)明書(shū)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求進(jìn)一步限定的修改。
      通過(guò)以上兩個(gè)案例可以看出，在無(wú)效宣告程序中以說(shuō)明書(shū)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求書(shū)做進(jìn)一步限定的修改方式，并非不可接受。實(shí)際上，對(duì)于此種修改，最高法院和專利復(fù)審委員會(huì)都會(huì)參考一些因素來(lái)確定是否接受，只是兩者參考的因素有所不同。
      最高法院主要是依據(jù)此種修改是否在原說(shuō)明書(shū)中有明確記載、是否擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍、是否會(huì)造成專利保護(hù)范圍不清楚、是否會(huì)將原說(shuō)明書(shū)中無(wú)法體現(xiàn)的技術(shù)方案補(bǔ)入權(quán)利要求以及是否損害專利保護(hù)范圍的穩(wěn)定性來(lái)確定是否接受此種修改。
      但專利復(fù)審委員會(huì)更為嚴(yán)格，主要依據(jù)此種修改是否在原說(shuō)明書(shū)中有明確記載、是否為發(fā)明核心、是否在原專利的保護(hù)范圍之內(nèi)、是否帶來(lái)公示性問(wèn)題、是否體現(xiàn)鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意以及是否有助于聚焦發(fā)明實(shí)質(zhì)來(lái)確定是否接受此種修改。
      從本次審查指南的修改來(lái)看，無(wú)效宣告程序中專利文件的修改方式將更為開(kāi)放，因此，有理由相信，今后專利復(fù)審委員會(huì)在實(shí)務(wù)操作中對(duì)以說(shuō)明書(shū)內(nèi)容對(duì)權(quán)利要求做進(jìn)一步限定的修改方式可能會(huì)持更為開(kāi)放的態(tài)度。（作者：劉佳，  編輯：孫敏）